По данному вопросу мы придерживаемся следующей позиции: организации «Б» в приведенной ситуации не требуется заключать каких-либо договоров с правообладателем.
Обоснование позиции
Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (ст. 1484 ГК РФ).
Защита исключительных прав по общему правилу осуществляется способами, определенными в ст. 1252 ГК РФ. В случае неправомерного использования лицом средств индивидуализации защита прав правообладателя может осуществляться, в частности, путем предъявления такому лицу требования о возмещении убытков (подп. 3 п. 1 ст. 1252 ГК РФ). При этом п. 3 ст. 1252 ГК РФ определено, что в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Кроме того, за незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания или сходных с ними обозначений для однородных товаров ст. 14.10 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.
В соответствии с п. 2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака:
- на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию РФ;
- при выполнении работ, оказании услуг;
- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
- в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
- в сети интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными (п. 1 ст. 1515 ГК РФ).
Из приведенных норм следует, что нарушение исключительного права правообладателя на товарный знак предполагает использование этого товарного знака с целью индивидуализации каких-либо товаров, работ, услуг путем незаконного размещения этого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения на товарах, этикетках, упаковке реализуемых товаров. Поскольку законом не установлено, что правообладатель вправе только лично производить для себя продукцию с изображением товарного знака, он вправе, реализуя свое исключительное право на товарный знак, заказать изготовление такой продукции (либо маркировку готовой продукции товарным знаком) другому лицу на основании договора подряда. По договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает права на нее заказчику (п. 2 ст. 703 ГК РФ). По смыслу положений ГК РФ, если предмет договора подряда, заказчиком по которому является правообладатель, состоит в производстве товара, маркированного товарным знаком правообладателя, то такое изготовление с последующей передачей результата работы заказчику (правообладателю) не должно рассматриваться как связанное с неправомерным использованием товарного знака (п. 2 ст. 1486 ГК РФ, Справка по использованию товарного знака под контролем правообладателя (пункт 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации) (утв. постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.08.2015 № СП-23/21), постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.12.2008 № 13АП-8346/2008).
Ни в ГК РФ, ни в правоприменительной практике нам не удалось обнаружить свидетельств того, что аналогичный подход применяется и к отношениям между производителем и лицом, использующим товарный знак на основании лицензионного договора с правообладателем. Справедливости ради отметим, что не обнаружили мы и противоположной позиции. Как нам представляется, в подобных случаях должен применяться именно описанный выше подход. По нашему мнению, использованием товарного знака не могут считаться действия, хотя и связанные с производством товара, маркированного товарным знаком, но осуществляемые по заказу лица, управомоченного правообладателем на использование товарного знака соответствующими способами. Если продукция, маркированная товарным знаком, изготавливается подрядчиком (в приведенной ситуации – организацией «Б») по заданию и в интересах лицензиата (организации «А»), передается не третьим лицам, а исключительно лицензиату, у которого и возникает право собственности на изготовленную продукцию, а товарный знак не используется для индивидуализации товаров, работ или услуг подрядчика, то такие действия, связанные с исполнением договора, заключенного с лицензиатом, как нам представляется, не нарушают исключительных прав правообладателя на товарный знак. Ни из одной нормы ГК РФ не следует, что лицо, которому правообладателем предоставлено право использовать товарный знак, должно самостоятельно осуществлять все действия, связанные с таким использованием, в том числе и те, которые сами по себе не могут рассматриваться как использование товарного знака (например, перевозка маркированного товарным знаком товара, его изготовление и т.п.). Представляется, что в описанной ситуации лицензиат вправе поручить выполнение таких вспомогательных действий третьему лицу, что не требует ни заключения с таким лицом сублицензионного договора, ни получения этим лицом каких-либо дополнительных разрешений от правообладателя.
Вместе с тем, поскольку в ГК РФ отсутствуют нормы, которые бы позволяли однозначно ответить на заданный вопрос, а правоприменительной практики, где бы рассматривалась аналогичная ситуация, нами не обнаружено, мы не можем исключить, что производство товара, маркированного товарным знаком, по заданию лицензиата (а не правообладателя) в отсутствие письменного согласия правообладателя может повлечь неблагоприятные последствия для производителя. На наш взгляд, в целях минимизации риска наступления таких последствий целесообразно заручиться упомянутым согласием правообладателя. Представляется, что оно может быть выражено и в лицензионном договоре между правообладателем и лицензиатом (например, в виде указания на то, что в целях реализации полномочий, предоставленных лицензионным договором, лицензиат вправе поручать изготовление товаров, маркированных товарным знаком правообладателя, третьим лицам, что не требует дополнительного согласования с правообладателем).
