В каком случае государственной регистрации подлежит лицензионный договор на использование товарного знака

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу: лицензионный договор, по которому передаются права на использование товарного знака, подлежит государственной регистрации независимо от вида лицензии (исключительная или неисключительная).

Товарный знак является средством индивидуализации, которому предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью) (подп. 14 п. 1 ст. 1225 ГК РФ). Товарный знак – это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, зарегистрированное в установленном законом порядке, на которое признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (п. 1 ст. 1477, ст. 1479, ст. 1481 ГК РФ).

Пункт 1 ст. 1233 ГК РФ устанавливает, что правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом. В том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор). В силу п. 1 ст. 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Согласно ст. 1484 ГК РФ правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак любым не противоречащим закону и существу договора способом, в том числе:

• путем его отчуждения по договору другому лицу (ст. 1488 ГК РФ) или
• предоставления другому лицу права использования товарного знака по лицензионному договору (ст. 1489 ГК РФ).

При этом неисключительная лицензия представляет собой лицензионный договор о предоставлении лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (подп. 1 п. 1 ст. 1236 ГК РФ), исключительная – лицензионный договор без сохранения такого права (п. 2 той же нормы).

Согласно общему правилу, установленному п. 2 ст. 1490 ГК РФ, предоставление по договору права использования товарного знака подлежит государственной регистрации. Данное правило не содержит исключений в отношении каких-либо видов лицензионных договоров и в равной степени касается как исключительной, так и неисключительной лицензий. Следовательно, в обоих случаях лицензионный договор подлежит государственной регистрации. В отсутствие такой регистрации предоставление права использования формально считается несостоявшимся (п. 6 ст. 1232 ГК РФ).

Вместе с тем судебная практика зачастую исходит из того, что в случае фактического исполнения сторонами лицензионного договора отсутствие государственной регистрации предоставления права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе товарного знака) само по себе не является основанием для признания такого использования неправомерным (см., например, постановления Суда по интеллектуальным правам от 18.01.2016 № С01-726/2015, от 19.10.2015 № С01-859/2015). Кроме того, использование товарного знака на основании договора, имевшее место до государственной регистрации, после осуществления такой регистрации также не может считаться незаконным (постановление Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2016 № С01-1005/2016).