Заключен лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака. Как его зарегистрировать?

Вопрос
Сторонами заключен лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака. Каков порядок государственной регистрации предоставления такого права? Какова необходимость привлекать патентного поверенного в связи с рассмотрением документов в органе, осуществляющем государственную регистрацию?
Отвечает

Согласно п. 1 ст. 1489 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) – предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.

В соответствии с п. 2 ст. 1490 ГК РФ предоставление по договору права использования товарного знака подлежит государственной регистрации в порядке, установленном ст. 1232 ГК РФ.

В силу п. 2 ст. 1232 ГК РФ порядок и условия государственной регистрации предоставления права использования средства индивидуализации (которым, согласно п. 1 ст. 1477 ГК РФ, является и товарный знак) устанавливаются Правительством РФ.

Постановлением Правительства РФ от 24.12.2015 № 1416 утверждены Правила государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора (далее – Правила). Согласно подп. «а» п. 1 Правил под распоряжением исключительным правом в этом нормативном правовом акте понимается, в частности, предоставление права использования товарного знака по договору.

Государственная регистрация распоряжения исключительным правом осуществляется Федеральной службой по интеллектуальной собственности (п. 2 Правил).

Последовательность административных процедур (действий) Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) по государственной регистрации предоставления права использования товарного знака урегулирована Административным регламентом предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации распоряжения по договору исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных (утв. приказом Минэкономразвития России от 10.06.2016 № 371, далее – Административный регламент).

Как следует из п. 5 Правил, для государственной регистрации предоставления права использования товарного знака по лицензионному договору стороны договора подают в Роспатент заявление, которое подписывается обеими сторонами договора (лицензиаром и лицензиатом) либо одной из сторон. Форма такого заявления приведена в приложении № 3 к Административному регламенту.

Если заявление о государственной регистрации распоряжения исключительным правом подписано только одной из сторон лицензионного договора, к заявлению необходимо приложить один из следующих документов (п. 6 Правил):

  • подписанное сторонами договора уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом;
  • нотариально удостоверенная выписка из договора;
  • лицензионный договор.

Требования к содержанию заявления о государственной регистрации предоставления права использования товарного знака по лицензионному договору или документа, который прилагается к такому заявлению, изложены в п. 7 и 9 Правил.

При подготовке лицензионного договора также целесообразно обратить внимание на положения подраздела 3.1 раздела 3 Рекомендаций по вопросам проверки договоров о распоряжении исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (утв. приказом Роспатента от 29.12.2009 № 186).

В рамках процедуры государственной регистрации распоряжения по договору исключительным правом на товарный знак стороны договора признаются заявителями (п. 2 Административного регламента).

Согласно п. 13 Правил в случае, если заявитель ведет дела через представителя, действующего на основании доверенности, в Роспатент необходимо представить выданную заявителем доверенность, которая удостоверяет полномочия представителя.

В связи с этим обратим внимание, что в соответствии с п. 1 ст. 1247 ГК РФ заявитель вправе вести дела с Роспатентом самостоятельно или через патентного поверенного, зарегистрированного в Роспатенте, или через иного представителя.

Аналогичное правило содержится в абз. 3 п. 2 Административного регламента.

Таким образом, стороны лицензионного договора, не проживающие постоянно за пределами территории РФ и не относящиеся к иностранным юридическим лицам (п. 2 ст. 1247 ГК РФ), вправе не привлекать патентного поверенного для ведения дел в Роспатенте, связанных с государственной регистрацией предоставления права использования товарного знака, а выступать в отношениях с Роспатентом самостоятельно или через представителя, который не является патентным поверенным.

За рассмотрение заявления о государственной регистрации предоставления права использования товарного знака, знака обслуживания по лицензионному (сублицензионному) договору и принятие решения по результатам его рассмотрения уплачивается пошлина в размере 13 500 руб. + 11 500 руб. за каждый товарный знак, знак обслуживания свыше одного (п. 2 ст. 1249 ГК РФ, п. 3.11 приложения № 1 к Положению о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования такого результата или такого средства по договору, перехода исключительного права на такой результат или такое средство без договора (утв. постановлением Правительства РФ от 10.12.2008 № 941, далее – Положение)).

Пунктом 5 Положения предусмотрено, что документом, подтверждающим уплату или доплату пошлины, является распоряжение об осуществлении перевода денежных средств на расчетный счет, открытый территориальным органом Федерального казначейства. В этом пункте приведены также требования к названному платежному документу.

Заявитель вправе (но не обязан) приложить платежный документ об уплате пошлины к документам, представляемым в Роспатент на государственную регистрацию предоставления права использования товарного знака. Роспатент проверяет факт уплаты пошлины, и, если будет обнаружено, что пошлина не внесена или внесена в меньшем размере, заявителю направляется уведомляющий документ (по почте или электронным сообщением по адресу, указанному заявителем) о начислении соответствующей пошлины и об обязанности уплатить пошлину в установленном размере в течение двух месяцев со дня направления уведомляющего документа (п. 14 Правил, п. 8 Положения).

Таким образом, в рассматриваемом случае в Роспатент необходимо представить заявление по установленной форме о государственной регистрации предоставления права использования товарного знака по лицензионному договору и доверенность на представителя, если заявитель будет вести дела с Роспатентом через представителя. При этом представителем не обязательно должен быть патентный поверенный. Если заявление подписано только одной стороной договора, необходимо также представить подписанное сторонами уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом или лицензионный договор, или нотариально удостоверенную выписку из лицензионного договора.

Оценить вопрос
s
В избранное
Внимание!
20% скидки на 2 полугодие 2021 г. на электронную версию журнала только в мае + 10% по промокоду на любой тип подписки (бумажная, электронная, комплект с доступом к базе знаний) = скидка от 30%

Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо авторизоваться

Комментарии 0

Рекомендовано для вас

Придется ли заверять доверенность, выданную в порядке передоверия?

Генеральный директор ООО выдал доверенность исполнительному директору с правом передоверия. Исполнительный директор передоверил свои полномочия еще одному сотруднику этой компании. По общему правилу доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, указанных в п. 3 ст. 187 ГК РФ, в том числе передоверие от юридического лица. Можно ли это исключение распространить на указанный случай, то есть посчитать, что доверенность в порядке передоверия была выдана юридическим лицом?

Риски оценки доли в уставном капитале компанией, доля которой продается

Организация «А» продает 100% доли в уставном капитале своего дочернего общества «С» организации «Б». Возникают ли какие-то риски, если заказчиком по договору на проведение оценки указанной доли будет организация «С»?

Если возмещение по ОСАГО не покрыло ущерб от ДТП

Возможно ли взыскание убытков с виновника ДТП в случае, если выплата страхового возмещения по ОСАГО не покрыла причиненный ущерб?

Возможен ли односторонний отказ от договора поставки в отсутствие существенных нарушений договора?

Договором поставки предусмотрено право любой стороны отказаться от исполнения договора. Возможен ли в этом случае односторонний немотивированный отказ от договора поставщиком? Каким образом соотносятся ст. 450.1 и 523 ГК РФ? Возможен ли односторонний отказ от договора поставки в отсутствие существенных нарушений договора?

Взыскана сумма по судебному приказу, который позже был отменен. Как вернуть деньги, можно ли взыскать проценты и расходы на юриста

Взыскана сумма по судебному приказу. Судебный приказ впоследствии отменен, однако взыскание по нему произведено и получено взыскателем. Можно ли вернуть деньги не через поворот судебного решения, а с помощью самостоятельного иска о взыскании денег, а также взыскать еще проценты по ст. 395 ГК РФ и расходы на юриста?

Какие правовые последствия наступают для арендодателя, если ИП прекратил свою деятельность?

Какие правовые последствия наступают для арендодателя (юридическое лицо), если ИП прекратил свою деятельность через месяц после заключения договора аренды, заключенного сроком на шесть месяцев (не уведомив об этом арендодателя), но продолжает платить за аренду и пользоваться арендованным имуществом (торговая точка)?

Возможно ли заключение дополнительного соглашения к договору с истекшим сроком действия и его распространение на период, предшествующий подписанию дополнительного соглашения

В договоре возмездного оказания услуг отсутствует условие о том, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору. При этом у заказчика сохраняется задолженность перед исполнителем за оказанные услуги. Договор прекратил свое действие в четко указанную в договоре календарную дату, однако стороны приняли решение пролонгировать отношения на дополнительный срок. Для этого они согласуют и подписывают дополнительное соглашение к договору, но само соглашение датируют текущей датой, за пределами срока действия договора, при этом дополнительное соглашение распространяет действие на взаимоотношения сторон, возникшие с первого дня после окончания срока действия договора. Договор прекратил свое действие 31.12.2019, составляется дополнительное соглашение, датированное 09.01.2020, и в тексте дополнительного соглашения указывается, что оно распространяет свое действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 01.01.2020. Правомерно ли это? Возможно ли заключение дополнительного соглашения к договору с истекшим сроком действия?

Если возмещение по ОСАГО не покрыло ущерб от ДТП

Возможно ли взыскание убытков с виновника ДТП в случае, если выплата страхового возмещения по ОСАГО не покрыла причиненный ущерб?