Борис Малахов: «Ссылка на коммерческое обозначение может стать эффективным средством атаки или обороны в суде»

Коммерческое обозначение – довольно распространенное средство индивидуализации. Но чтобы иметь юридическую защиту, оно должно удовлетворять нескольким критериям: обладать различительными признаками, известностью на определенной территории и др. О том, когда можно говорить о наличии права на коммерческое обозначение и как его можно использовать в судебном споре, мы решили узнать у Бориса Малахова, старшего юриста практики разрешения споров и практики защиты интеллектуальной собственности Lidings.

– Коммерческое обозначение – нетривиальный объект, о котором нередко забывают. Он часто выпадает из поля зрения юристов. С чем это связно?

– В первую очередь со сложным регулированием и противоречивой природой. Закон и судебная практика устанавливают очень расплывчатые критерии коммерческого обозначения. И поэтому вопрос того, что понимать под коммерческим обозначением, стоит достаточно остро.

Чтобы было более понятно, что такое коммерческое обозначение, скажу, что в международных юрисдикциях используются различные аналоги этого права. Пожалуй, самым интересным и объясняющим суть коммерческого обозначения является его понимание как права на вывеску. То есть наличие вывески с каким-то наименованием уже предоставляет мне право запрещать ее использование по всей стране при осуществлении аналогичной деятельности.

Вывеска, скажем, у завода или у магазина является объектом защиты. И все попытки третьих лиц зарегистрировать аналогичный товарный знак, доменное имя или фирменное наименование могут быть пресечены. Коммерческое обозначение – это такой черт, который неожиданно выпрыгивает из табакерки и может существенно облегчить защиту объектов интеллектуальной собственности.

– Расскажите, что понимается под коммерческим обозначением в России? Как оно определяется на практике?

– Это может показаться удивительным, но определения коммерческого обозначения в Гражданском кодексе нет. Даны лишь определенные критерии, которые должны быть соблюдены, чтобы мы имели право заявить о существовании коммерческого обозначения. Это наличие предприятия, достаточные различительные признаки, известность на определенной территории.

Но, пожалуй, самый существенный признак, который отличает право на коммерческое обозначение от всех других объектов интеллектуальной собственности, состоит в том, что оно возникает в момент начала его использования и прекращается, когда оно не используется больше года. То есть потенциально коммерческое обозначение – объект бессрочный. Поэтому нужно понимать, что если мы идем в суд и просим защитить право на коммерческое обозначение, то придется поднимать документы, которые подтвердят дату начала его использования.

Коммерческое обозначение не проходит госрегистрацию. Никаких ре­естров этих объектов не существует. Есть отдельные попытки, в том числе Торгово-промышленной палаты России, ввести такие реестры, но это, как мне кажется, будет противоречить природе коммерческого обозначения.

– Формально коммерческое обозначение появилось в нашем законодательстве только в 2008 году, когда вступила в силу часть четвертая Гражданского кодекса. В связи с этим возникает вопрос: защищаются ли коммерческие обозначения, которые использовались раньше?

– Из судебной практики и из многочисленных международных и советских законодательных актов можно увидеть, что коммерческие обозначения реально использовались и до вступления в силу четвертой части Гражданского кодекса. В случае спора датой приоритета таких коммерческих обозначений будет день, когда они фактически стали использоваться. Это подтверждается, например, постановлением суда по обозначению «Экспресс сакура».

– Давайте поподробнее поговорим о критериях коммерческого обозначения. Первый критерий, о котором Вы сказали, – это наличие предприятия. Означает ли это, что должен существовать имущественный комплекс? Должно ли предприятие соответствовать тем критериям, которые перечислены в Гражданском кодексе?

– Строго говоря, в собственности или в аренде лица, претендующего на коммерческое обозначение, должно быть именно предприятие, то есть недвижимый комплекс, который индивидуализируется вывеской. Однако не все юрисдикции с таким подходом согласны. Например, по австрийскому законодательству наличие предприятия не является обязательным. Необходимо просто активное использование обозначения на протяжении долгого времени. Примерно к той же практике в последнее время подходят и американские суды. У нас же суды настаивают на наличии предприятия, то есть объекта на праве собственности или аренды, иначе суд просто не установит право на коммерческое обозначение.

– Чтобы признаваться предприятием, имущественный комплекс должен быть зарегистрирован. Но в приведенных Вами актах суды не требовали представить свидетельство о регистрации. Получается, что в спорах по поводу коммерческого обозначения они не следуют формальному подходу?

– Все верно. В законе коммерческое обозначение описано противоречиво. Поэтому нужно ориентироваться на судебное толкование. А по мнению судов, чтобы возникло право на коммерческое обозначение, не обязательно регистрировать предприятие и приносить свидетельство. Наличия права собственности или договора аренды (лучше зарегистрированного) уже достаточно. Если же придерживаться формального подхода, то коммерческое обозначение будет не защищаемо в 99% случаев.

Конечно, существуют решения региональных судов, которые требуют подтвердить права на весь имущественный комплекс. Но это судебная практика 2008–2010 годов. Сейчас же Суд по интеллектуальным правам задает тренд на отказ от этого подхода в пользу, скажем так, более гибкого.

– Может ли заявить о праве на коммерческое обозначение владелец интернет-сайта?

– К сожалению, судебная практика дает отрицательный ответ. Если владелец даже очень популярного и активно используемого сайта не продемонстрировал договор аренды и договор об установке вывески на свое предприятие, то право на коммерческое обозначение не возникает. С такой ситуацией столкнулась известная социальная сеть «Одноклассники» в 2008–2009 годах, когда они пытались запретить издательству «Эксмо» реализовывать книгу с названием «ОдноклаSSники». Бренд социальной сети к тому времени не был защищен ни товарным знаком, ни фирменным наименованием. Видимо от безысходности, они решили обратиться в суд за защитой права на коммерческое обозначение, ссылаясь на то, что ресурс очень популярный и на нем зарегистрировано несколько миллионов пользователей. Были представлены документы об обширной рекламной кампании, как на федеральных каналах, так и в интернете. Но суд это не убедило.

К аналогичному выводу пришел суд и в деле по обозначению «MAGIC FOOD», индивидуализирующему онлайн-магазин по продаже готовой еды и полуфабрикатов. Суд установил, что обозначение активно используется в интернете, но наличие предприятия доказано не было.

Тем не менее в последней судебной практике этот подход меняется. Дело в том, что перечень имущества, которое входит в состав предприятия в соответствии со статьей 132 Гражданского кодекса, открыт. Поэтому если сам онлайн-бизнес понимается как предприятие, то даже без наличия прав аренды или собственности право на коммерческое обозначение такого ресурса может защищаться. Впрочем, такие дела пока не дошли до высших судебных инстанций. Поэтому как судебная практика будет смотреть на этот вопрос в ближайшем будущем – непонятно.

– Второй критерий – достаточные различительные признаки. Почему в законе приведена именно эта формулировка, а не «различительная способность», как в случае с товарным знаком?

– Почему было выбрано именно такое закрепление, не совсем понятно. Судебная практика исходит из того, что, как и в случае с товарными знаками, различительные признаки и различительная способность могут приобретаться в процессе использования. Поэтому то коммерческое обозначение, которое изначально такими признаками не обладало, может их получить в процессе использования.

– Обладают ли различительной способностью устоявшиеся наименования?

– Есть сформировавшийся подход, в соответствии с которым коммерческим обозначением не могут защищаться такие простые обозначения, как, например, Адам и Ева.

Здесь суд сослался на то, что это такие библейские персонажи, которые известны потребителям. Монополизация права на коммерческое обозначение в отношении них недопустима.

Другой пример – «Усадьба». Это стандартное название для многих кафе и ресторанов, поэтому без каких-либо графических элементов, без дополнительной индивидуализации, без добавления индивидуализирующих слов право на коммерческое обозначение не возникает.

На практике коммерческим обозначением не может быть не только устоявшееся словосочетание, но и простое слово. В доктрине под коммерческим обозначением обычно понимают яркое выражение, слоган, способные привлекать покупателей и идентифицировать конкретное предприятие. Поэтому простые вывески вроде «Продукты», «Кафе» или других стандартных названий не защищаемы.

– Не могу не отметить, что приведенные Вами решения несколько противоречивы. Например, вывеска «Адам и Ева», так же как и вывеска «Усадьба», содержит в себе оригинальные графические элементы…

– Вы правы. Проблема связана с тем, что, по мнению некоторых специалистов, правом на коммерческое обозначение защищается просто слоган, словесное обозначение. Другие считают, что защищается комбинированное обозначение. В законе это никак не оговорено. Вполне логично, что и у судов возникают разные точки зрения.

– Третий критерий коммерческого обозначения – известность на определенной территории. Как определяется известность, и что понимать под территорией?

– Если говорить о территории, то под ней не всегда понимается вся Россия. Это может быть город, район, улица и даже конкретный торговый центр, где реализуются товары. Интересно, что при этом право на коммерческое обозначение может поставить под удар товарные знаки и фирменные наименования, которые зарегистрированы на территории всей России. Поэтому правообладателям нужно быть готовыми к неожиданной претензии или иску от какой-нибудь региональной компании, которую на федеральном уровне никто никогда не знал, но которая активно использует схожее коммерческое обозначение в своей деятельности.

Что касается известности, то тут тоже не все однозначно. В одном деле суд может согласиться с тем, что периодические публикации в региональных изданиях подтверждают известность коммерческого обозначения на определенной территории, в другом – нет.

В то же время наличие публикаций в федеральных изданиях существенным критерием не является.

– Четвертый критерий – непрерывность использования. Как Вы уже сказали, право на коммерческое обозначение прекращается в тот момент, когда оно не используется больше года. Скажите, пожалуйста, может ли это право вновь возникнуть, если компания решит продолжить использование коммерческого обозначения?

– Если обозначение соответствует указанным ранее критериям, то право на него может возникнуть вновь. Вопрос в другом. Коммерческое обозначение ценно в первую очередь тем, что оно может предоставить его владельцу право приоритета перед другими средствами индивидуализации: товарными знаками, фирменными наименованиями.

Поэтому в судебном споре, ссылаясь на коммерческое обозначение, нужно доказывать, что его использование не прерывалось ни на один полноценный год. Если этого не сделать, то суд может признать, что право на коммерческое обозначение прекратилось, например, на этот год. Оно могло возобновиться позже, но приоритет, который дает коммерческое обозначение, будет утерян, а спор проигран.

Поэтому если вы решите подавать иск о защите прав на коммерческое обозначение (или по той же логике защищаться от иска), необходимо четко прослеживать, чтобы оно использовалось непрерывно, каждый год. Пробелов даже в один год возникать не должно. Иначе может сложиться неприятная ситуация, когда суд признает, что право на коммерческое обозначение прекратилось.

– С тем, что можно считать коммерческим обозначением, мы разобрались. Перейдем к конкретным кейсам. В каких случаях и для чего можно ссылаться на наличие коммерческого обозначения?

– Нередко наличие коммерческого обозначения может предрешить результат спора. Во-первых, когда против компании подается иск о нарушении права на товарный знак или на фирменное наименование. Ответчик, в силу пункта 6 статьи 1252 Гражданского кодекса, имеет право ссылаться на то, что у него есть средство индивидуализации, возникшее раньше. В таком случае наличие более раннего права на коммерческое обозначение может стать основанием для отказа в иске. Раньше, до принятия четвертой части Гражданского кодекса, это подразумевалось из судебной практики. Теперь это прямое положение закона. Таким образом, если мы докажем наличие более раннего права на коммерческое обозначение, никто не сможет запретить нам его использовать.

Во-вторых, мы можем эффективно использовать коммерческое обозначение для аннулирования прав на товарный знак. Если мы докажем, что реально использование коммерческого обозначения началось до даты приоритета товарного знака, то в силу п. 8 и 10 ст. 1483 Гражданского кодекса мы имеем право такой товарный знак аннулировать. Отмечу, что в Палату по патентным спорам (она уполномочена рассматривать такие споры на досудебной стадии) поступает большое количество подобных возражений об аннулировании товарных знаков. И некоторые из них удовлетворяются.

Этим способом также можно защищаться от хитрецов, которые, узнав о предполагаемом запуске продукта или о его известности, идут регистрировать размещенное на нем изображение в качестве товарного знака. Подобные действия являются злоупотреблением. А правообладатель в такой ситуации может ссылаться на наличие коммерческого обозначения, возникшего раньше.

В качестве примера можно привести решение Суда по интеллектуальным правам по товарному знаку «Ступени». В Москве существовало две сети образовательных организаций под соответствующим обозначением. Обе вели деятельность достаточно давно, но одна из них решила зарегистрировать товарный знак, а позже подала иск о запрете использования обозначения другой образовательной сетью. Суд установил, что обе стороны доказали использование своих обозначений в течение долгого времени в разных районах Москвы. Предъявление подобных требований к лицу, которое долго и добросовестно использовало коммерческое обозначение, суд квалифицировал как злоупотребление правом. Товарный знак не был аннулирован по мотиву недобросовестной конкуренции, но в иске было отказано.

Наконец, в-третьих, можно эффективно использовать право на коммерческое обозначение в доменных спорах. Доказывание законного интереса в использовании доменного имени через наличие коммерческого обозначения может стать эффективным способом защиты домена.

– Давайте поговорим о каждой ситуации более подробно. Начнем с защиты от иска. Можете рассказать о каких-нибудь интересных случаях?

– Впервые такая практика появилась в 2006 году, когда еще право на коммерческое обозначение не было прямо зафиксировано в законе. Например, в споре футбольного клуба «Спартак» Москва с футбольным клубом «Спартак» Луховицы Президиум ВАС РФ пояснил, что если обозначение начало использоваться задолго до приоритета на товарный знак, то в иске может быть отказано. Именно на основании того, что есть более раннее средство индивидуализации.

К аналогичному выводу пришел ВАС РФ в отказном определении по делу «Читай-город». В рамках этого дела известная книжная сеть подала иск о нарушении права на обозначение «Читай-город» против книжного магазина в одном из регионов России. Дело рассматривалось в Челябинской области, и суд сказал, что использование коммерческого обозначения «Читай-город» в городе Магнитогорске началось раньше даты приоритета на товарный знак. Поэтому в иске должно быть отказано. Для меня удивительно, почему потом магнитогорский магазин не подал заявление в Палату по патентным спорам об аннулировании товарного знака «Читай-город» или, по крайней мере, не начал какие-то переговоры по этому поводу. У него было средство индивидуализации с более ранней датой приоритета, и поэтому само существование товарного знака «Читай-город» ставилось под сомнение.

Аналогичная логика может использоваться в случае привлечения к ответственности за недобросовестную конкуренцию, связанную с использованием интеллектуальной собственности¹, и за незаконное использование средств индивидуализации². Если компания сумеет доказать наличие более раннего права на коммерческое обозначение, то к ответственности ее по указанным основаниям не привлекут.

Еще один пример – спор о коммерческом обозначении «Нихон», где компания смогла доказать права на коммерческое обозначение.

– Вторая ситуация, в которой наличие прав на коммерческое обозначение может предрешить исход дела, – это спор об аннулировании товарного знака. Как можно оспорить чужой товарный знак при наличии права на коммерческое обозначение?

– Надо сказать, что такая практика сейчас очень актуальна. Вероятно, это связано с тем, что с октября 2014 года в Гражданском кодексе появилось положение о том, что в период проведения экспертизы заявленного обозначения в качестве товарного знака любое лицо может представить в Роспатент свои доводы, на основании которых товарный знак не должен быть зарегистрирован³. Такие возражения рассматриваются на стадии экспертизы заявленного обозначения. Более того, необходимость анализа потенциального конфликта заявки с действующим коммерческим обозначением предусмотрена статьей 1493 Гражданского кодекса. Поэтому, если в реестре появляется заявка на товарный знак в отношении обозначения, которое вы реально используете, но по каким-то причинам заявку на товарный знак еще не подали, есть смысл предотвратить регистрацию. Для этого нужно предъявить эксперту комплект документов о том, что у вас возникло право на коммерческое обозначение. В противном случае (если товарный знак будет зарегистрирован) ваша коммерческая деятельность может быть поставлена под удар.

Но даже если регистрация чужого товарного знака состоялась, у вас на основании пунктов 8 и 10 статьи 1483 Гражданского кодекса есть возможность аннулировать право на товарный знак со ссылкой на свое коммерческое обозначение. В качестве примера могу привести постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам по делу «Рыба и рис».

Суд подтвердил позицию Роспатента, аннулировавшего товарный знак «Рыба и рис» (верхний рисунок). Основанием стало наличие у известной сети ресторанов «Рис и рыба» права на коммерческое обозначение, которое возникло раньше. В данном случае суд признал два обозначения сходными до степени смешения.

Суть дела заключалась в том, что правообладателю было отказано в регистрации товарного знака (нижний рисунок) на основании имеющейся более ранней регистрации другого товарного знака (верхний рисунок). Тогда правообладатель пошел в Палату по патентным спорам, обжалуя уже зарегистрированный товарный знак (верхний рисунок) на основании нарушения прав на свое коммерческое обозначение (нижний рисунок).

– Третья ситуация, о которой Вы сказали, – это защита доменного имени. Как его можно защитить, используя право на коммерческое обозначение?

– Чтобы подтвердить законность администрирования доменного имени, следует доказать наличие более раннего, чем у истца, средства индивидуализации, например коммерческого обозначения.

Так, в деле «Pronto PIZZA e PASTA» суд установил, что был зарегистрирован товарный знак на обозначение «PRONTO». И когда его обладатель обратился с иском к администратору доменного имени «prontopizza.ru», который одновременно являлся владельцем кафе «Pronto PIZZA e PASTA», тот успешно противопоставил более ранее право на коммерческое обозначение и в том числе его законное использование в доменном имени.

– Если я правильно понял, право на коммерческое обозначение может стать эффективным способом как обороны (например, в случае защиты от исков владельцев товарных знаков), так и нападения (если нужно аннулировать чужой товарный знак)…

– Право на коммерческое обозначение очень эффективно как инструмент защиты. В принципе его можно использовать и как средство нападения. Но в этом случае нужно учитывать, что, во-первых, за нарушение права на коммерческое обозначение нельзя взыскать компенсацию, а во-вторых, для его подтверждения потребуется большое количество документов. Поэтому если у компании нет товарного знака, промышленного образца, с авторскими правами тоже проблемы, то есть смысл посмотреть на коммерческое обозначение. Оно может стать интересным и эффективным средством атаки или обороны в суде.

Могу сказать, что как только я начал более детально работать с этим объектом интеллектуальной собственности, сразу же в нескольких делах увидел, что от, казалось бы, неоспоримого иска можно защититься, заявив о возникшем ранее праве на коммерческое обозначение. Во многих делах такой способ защиты на первый взгляд не очевиден. Тем не менее он может стать достаточно эффективным. Останется просто собрать нужные документы.